許多使用手機(jī)的消費(fèi)者都愿意額外付出費(fèi)用，使手機(jī)有與眾不同之鈴聲。因此，全球手機(jī)鈴聲產(chǎn)業(yè)，曾經(jīng)在2004年在創(chuàng)造了20 億美元之市場。2007年與2008年，手機(jī)鈴聲的產(chǎn)業(yè)雖有消退，但在美國仍有幾億美元市場。

手機(jī)鈴聲不但可做為商品，手機(jī)廠商也相繼聲請鈴聲作為商標(biāo)，包括Verizon、Nokia都將預(yù)設(shè)鈴聲申請商標(biāo)。依照美國聯(lián)邦商標(biāo)法，聲音可以是商標(biāo)權(quán)保護(hù)目標(biāo)，只要非具功能性聲音且具有識(shí)別性，就具有商標(biāo)保護(hù)適格性，本文將以商標(biāo)為目標(biāo)，討論美國專利商標(biāo)上訴委員會(huì)對商標(biāo)識(shí)別性之認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

2007年Nokia取得預(yù)設(shè)鈴聲作為其商標(biāo)。其他在美國專利商標(biāo)局已經(jīng)取得聲音商標(biāo)，包括20世紀(jì)福斯，電影米高梅公司所登記之獅吼，都可以在美國專利商標(biāo)局找到相關(guān)案例（注1）。因此，以聲音取得商標(biāo)的案例不在少數(shù)，特別是娛樂業(yè)、計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)都有許多聲音商標(biāo)。

傳統(tǒng)上，商標(biāo)識(shí)別性之強(qiáng)弱，以文字商標(biāo)產(chǎn)生方式與行業(yè)使用文字方式二個(gè)要件，將商標(biāo)分類為獨(dú)創(chuàng)性、任意性、暗示性、描述性、通用性。獨(dú)創(chuàng)性、任意性、暗示性商標(biāo)均具有先天識(shí)別性，而描述性商標(biāo)必須取得后天識(shí)別性后才能注冊為商標(biāo)。比如，根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)識(shí)別性審查基準(zhǔn)，所謂獨(dú)創(chuàng)性商標(biāo)是指：“運(yùn)用智慧獨(dú)創(chuàng)所得，非沿用既有的詞匯或事物，且其本身不具特定既有的含義�！薄＊�(dú)創(chuàng)性標(biāo)識(shí)創(chuàng)作的目的，多以用來區(qū)別商品或服務(wù)的來源。

但是，這種獨(dú)創(chuàng)性商標(biāo)其識(shí)別性之概念，適用于聲音商標(biāo)之識(shí)別性有其困難。因?yàn)�，盡管許多聲音標(biāo)志，本身沒有特定含義，也非沿襲過去旋律與事物，其創(chuàng)作的目的也都是申請人用以區(qū)別商品與服務(wù)之來源，但是美國法一般認(rèn)為以聲音做為目標(biāo)之商標(biāo)，傳統(tǒng)商傳統(tǒng)理論應(yīng)有所修正，所有將聲音分為二類：（一）獨(dú)特性(unique)、差異性(different)、識(shí)別性(distinctive)；（二）一般(commonplace)性。前一類，具有先天識(shí)別性，后一類則不具識(shí)別性，因此在一般情況下，如果是一般的聲音，必須先在消費(fèi)者心中建立識(shí)別商品來源之效果，也就是透過消費(fèi)者使用該聲音之后，使消費(fèi)者聽到聲音而能與制造商產(chǎn)生連結(jié)。

以Apple手機(jī)iPhone預(yù)設(shè)之鈴聲，在公開之前并無相似聲音，如果按照傳統(tǒng)的理論，該鈴聲具有“獨(dú)創(chuàng)性”符合具先天識(shí)別性鈴聲的資格，所以該鈴聲向美國專利商標(biāo)局申請時(shí)，不需要拿出后天識(shí)別性的證據(jù)。

但是，美國專利局如果判斷預(yù)設(shè)鈴聲沒有任何獨(dú)特性，則屬一般聲音，必須先取得識(shí)別性才可以注冊商標(biāo)，因此倘Apple尚未販賣iPhone，未啟動(dòng)以鈴聲為中心的營銷行為，則后天識(shí)別性的證據(jù)根本還不存在，必須由Apple 建立后天識(shí)別性之后，才能聲請商標(biāo)之保護(hù)。

然而，2009年美國商標(biāo)上訴委員會(huì)在In re Vertex Group LLC 乙案（注2）中，更明確排除聲音具備識(shí)別性可能性，因此僅有在提供后天識(shí)別性的證據(jù)才能申請注冊，更大大顛覆傳統(tǒng)商標(biāo)識(shí)別性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。隨后在Nextel Communications v. Motorola, Inc。（注3），以及2013年在In rePowermat Inc。（注4）， 商標(biāo)訴訟暨訴愿委員會(huì)(TTAB)再次Powermat案件，均提到聲音不具先天識(shí)別性。

聲音被注冊商標(biāo)，必須不能具有功能性，且具有識(shí)別性。對于所謂功能性之適用，有兩種情況：1.事實(shí)上與2.法理上的功能性。所謂事實(shí)上的功能性是指該特征在一般普遍感知或使用上層面具有功能性。所謂法理上的功能性是指該特征具有功能或是有經(jīng)濟(jì)之效用。在美國商標(biāo)法上，具有事實(shí)功能的特色，仍可能受到商標(biāo)保護(hù)，因?yàn)樵摫Ｗo(hù)不會(huì)阻礙競爭，但如果具有法理功能的特征，則不能受到商標(biāo)保護(hù)，因?yàn)槿绱俗鳛闀?huì)阻礙競爭。

1947年美國國家廣播公司，申請聲音商標(biāo)來保護(hù)三響音階，但直到1978年TTAB才表示該聲音獲得保護(hù)。在In re General ElectricBroadcasting Co。(注6)中，TTAB肯認(rèn)聲音可以做為商標(biāo)申請目標(biāo)：“聲音標(biāo)志取決于聽眾的聽覺認(rèn)知，聲音本身可能不過有如白駒過隙，當(dāng)然聲音也可能本質(zhì)上具有差別性或獨(dú)特，足以喚起聽眾的心靈潛在意識(shí)或是喚起聽眾對于某一來源與事件相關(guān)聯(lián)(注7)。”

在In re General Electric Broadcasting Co。中，TTAB檢視了廣播臺(tái)對定期船鈴鳴響聲音申請注冊之適格性，TTAB認(rèn)為商標(biāo)的目標(biāo)并無要求必須以圖像形式呈現(xiàn)，因此一聲音要能夠指示來源，縱 使無法以圖像表達(dá)仍具有商標(biāo)適格性。General Electric 案中，TTAB認(rèn)為船鈴鳴響并不具有先天識(shí)別性，因?yàn)樵撀曇魹橐黄毡槁曇�，與其他船只鳴響聲音相似，因此，不具聲音識(shí)別性，要求申請人在注冊該商標(biāo)時(shí)需要 提出后天識(shí)別性的證據(jù)。

識(shí)別性在聲音商標(biāo)審查中一直扮演著重要的角色，1978年General Electric，TTAB對于聲音識(shí)別性與適格性意見，一直拘束TTAB和聯(lián)邦法院。在General Electric案中，聲音商標(biāo)識(shí)別性強(qiáng)弱不同于傳統(tǒng)商標(biāo)識(shí)別性之理論而被分為二類，其一為一般聲音，其二為具先天識(shí)別性聲音。一般聲音需要提供后天識(shí)別 性的證據(jù)，但如果被認(rèn)定為先天識(shí)別性的聲音則無須再提供識(shí)別性之證據(jù)。因此，當(dāng)法律或商標(biāo)局如果認(rèn)定聲音為一般聲音，例如，在Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours, Inc(注8). 一案，法院裁定鴨子的叫聲為一般聲音，因?yàn)樵撀曇魹橐话愦蟊娭�悉，因此，鴨子的叫聲不具有先天識(shí)別性，所以在提出商標(biāo)注冊時(shí)仍需要有后天識(shí)別性的證據(jù)。在Ride the Ducks LLC 乙案登記注冊就是一般鴨子叫聲，難以稱上有任何創(chuàng)作可言，然而機(jī)械音并非自然界具有聲音，是否可以排除先天識(shí)別性之適用？一直以賴TTAB并無明確標(biāo)準(zhǔn)，直到2009年VertexGroup才有較確定見解。

2009年Vertex Group 這個(gè)案件引起美國實(shí)務(wù)人士的討論，主要是因?yàn)槊绹�商�?biāo)上訴委員會(huì)(TTAB)，提出一個(gè)聲音商標(biāo)申請限制。TTTB認(rèn)為如果聲音是由產(chǎn)品正常操作下所發(fā)出 的聲音，那么所發(fā)出的聲音為不具先天識(shí)別性的商標(biāo)，申請人必須提出已經(jīng)建立第二重意義的證據(jù)之后，才能申請商標(biāo)保護(hù)。

本案Vertex Group是以 “AmberWatch”的聲音來申請商標(biāo)保護(hù)，因?yàn)樯虡?biāo)局駁回聲請，因而駁回處分提出上訴。TTAB 審理時(shí)，發(fā)現(xiàn)VertexGroup公司是以給小孩使用的一組合式手表與個(gè)人警報(bào)器來開發(fā)AmberWatch，這樣的設(shè)計(jì)本是為了幫助家長保護(hù)小孩免于綁架或是其他犯罪。因此， 該手表主要功能在于可以發(fā)出115分貝訊號(hào)，Vertex Group并主張這樣的訊號(hào)，在超過一個(gè)足球范圍的距離之內(nèi)都可以聽到。

2009年在Nextel Communications v. Motorola, Inc.，TTAB再對對于機(jī)械音商標(biāo)問題進(jìn)行審理，TTAB指出Motorola以電子線性調(diào)頻聲音(electronic chirp)作為手機(jī)商品商標(biāo)的目標(biāo)進(jìn)行注冊申請，但是使用手機(jī)消費(fèi)者本來就預(yù)期手機(jī)類商品會(huì)一種發(fā)出聲音商品，因此如同TTTB在Vertex Group案件所建立之標(biāo)準(zhǔn)：“在正常操作下會(huì)發(fā)出聲音的機(jī)具，機(jī)械音不具先天識(shí)別性�！盡otorola以機(jī)器音申請聲音商標(biāo)必須先具備商標(biāo)后先識(shí)別性 才能注冊。

Nextel Communications v. Motorola, Inc。乙案，起因于2003年4月，Motorola向商標(biāo)局申請注冊蟲鳥叫聲為聲音商標(biāo)，申請案中描述該聲音如同一電子蟲鳥鳴聲，并由24毫秒節(jié)奏、 1800頻率組成，將使用在手機(jī)或是雙向無線電。Motorola并主張其在1996年4月第一次使用該聲音。Nextel則基于兩個(gè)理由反對該注冊，主 張Motorola并未在一般商業(yè)交易習(xí)慣下使用該蟲鳥鳴聲為商標(biāo)，以及該蟲鳥鳴聲不具有先天識(shí)別性，且無后天識(shí)別性。

TTAB于本案確認(rèn)Vertex Group所建立標(biāo)準(zhǔn)，因此維持商標(biāo)局駁回Motorola的申請。Motorola雖主張?jiān)撋虡?biāo)具有先天識(shí)別性，但是TTAB審理后并判定：該蟲鳥鳴聲 已經(jīng)與手機(jī)的使用本身產(chǎn)生連結(jié)關(guān)系，因此不具先天識(shí)別性。Nextel Communications案，TTAB不但重述Vertex Group判斷的標(biāo)準(zhǔn)，并且再度確認(rèn)是用Vertex Group所建立判斷標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品類別，包括手機(jī)，以及器具本身可發(fā)出聲音，都落入一般使用方式下發(fā)出聲音的商品種類。因此，在Vertex Group判斷標(biāo)準(zhǔn)，手機(jī)發(fā)出的該聲音不具備先天識(shí)別性，且唯有在出示后天識(shí)別性證據(jù)的情況下才能得到保護(hù)。

科技業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)品的多樣性，使得可作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的目標(biāo)越來越多，產(chǎn)業(yè)為使其產(chǎn)品得到完善的保護(hù)，并且避免其他競爭對手的仿冒，自產(chǎn)品的創(chuàng)新到產(chǎn)品特色，善用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略，結(jié)合不同知識(shí)產(chǎn)權(quán)特性加以保護(hù)產(chǎn)品。在政策上，各國商標(biāo)保護(hù)，雖然朝向放寬各種目標(biāo)適格性，但是仍以不公平競爭作為檢核點(diǎn)。

在商標(biāo)保護(hù)領(lǐng)域，具有識(shí)別性的標(biāo)志除非具有功能性，否則可申請為商標(biāo)。因此過去不被承認(rèn)之“單一顏色”、“產(chǎn)品包裝”、“商品概念店室內(nèi)裝潢”、“氣味”、“嗅覺”、“聲音”、“美術(shù)著作物”等目標(biāo)，各國主管機(jī)關(guān)都明示或默示其得以商標(biāo)保護(hù)，但強(qiáng)調(diào)必須取得后天識(shí)別性之門坎。整體而言，在開放商標(biāo)注冊目標(biāo)同時(shí)，主管機(jī)關(guān)更著重“功能性”之審查、與后天識(shí)別性之建立。

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